2016年,中国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元,同比增长44.1%)。上海市2016年全年对外直接投资额251.3亿美元,在全国各省区市排名中名列第一。

在走出去的大趋势下,众多中国企业都在积极发展海外市场。在企业对外投资合作中,知识产权是非常重要的无形资产,更是开拓海外市场的核心竞争力。企业的品牌、专利、商业秘密、版权等,都是企业赖以生存、长远发展、走向国际市场的基础。与此同时,中国企业也必将面临海外陌生知识产权法律环境带来的风险。如果不给予足够的重视,这些知识产权法律风险也同样会给企业的海外发展埋下重大隐患,甚至可能给企业带来致命的打击。知识产权法律风险并非无法避免,如果谨慎预防、妥善处理,便能给海外市场的发展带来机遇。

2017年6月,上海市商务委员会委托北京安杰律师事务所编制了《对外投资合作指引·知识产权篇》,包括专利、商标、版权、商业秘密、尽职调查、展会六个篇章,重在从实务角度为企业走出去所面临的基本、重大知识产权问题提供指引,帮助企业理清对外投资合作中的知识产权保护基本框架。

本文节选自该指南,希望能够为中国企业走出去保驾护航,助力企业海外投资合作中的知识产权保护!

海外商标布局战略的重要性

商标是一项重要且常见的知识产权内容,是企业商誉、形象和品牌的承载体,代表了消费者对企业品牌的第一印象。在中国企业从本土向海外发展的过程中,商标的全面有效保护是实现企业商业版图有序稳定的重要基石。

海外商标战略是企业海外发展及营销策略的重要组成部分,其根本目的是为了保障自身品牌和形象安全,避免与他人品牌产生冲突,同时也防止他人恶意抢注或搭便车行为,延缓其海外扩张计划,甚至导致扩展计划流产。海外商标战略的确定必须考虑企业的行业特点、商业模式、未来可预期的发展方向和拓展计划等因素,结合各法域的商标保护制度,进行全面综合的分析和计划。

完整的海外商标战略的基本要素通常包括:

·商标设计策略

·商标申请注册策略

·商标使用和维护策略

·商标维权和打假策略

实践中,企业可视其具体发展进程,逐步制定海外商标战略计划。

海外商标布局战略的要素

1.商标设计和选择

海外商标的选择与整个企业的海外战略成功与否有重大关系,通常建议企业选择独特、显著性较高的商标进行申请,例如臆造词和独创设计的图形标识。主要原因是各国商标资源都比较有限,普通词汇商标很有可能在各国都已经有善意第三人在先使用或注册。尽量选择独特词汇甚至是臆造词或者独创标识作为海外商标,更有可能避免和减少与在先商标的先天冲突。

【案例:联想集团英文换标:从“LEGEND”到“LENOVO”】

国内领先的科技企业联想集团在2004年即在全球范围内更改了其英文商标。在此之前,联想的英文文字商标是“LEGEND”,意为“传说、传奇”。虽与联想集团敢当先锋、创造传奇的企业文化和风格非常契合,但“LEGEND”是一个普通英文词汇,在世界各国都已存在大量在先申请或使用的“LEGEND”商标。要想在全球范围内使用“LEGEND”商标,联想集团将需要与大量商标权利人洽谈商标购买和许可事宜,时间和金钱投入均难以预估。

2004年,联想集团宣布将其英文商标改为“LENOVO”。其中, “Le”是对“Legend”的延续,“novo”由拉丁语 “nova”(新的)衍变而来。[1]“LENOVO”沿袭了原商标“LEGEND”创新、创造的寓意,同时由于其为臆造词,遇到在先商标阻碍的可能性较小。

事实证明,“LENOVO”英文商标的辨识度极高,此次换标也助力联想集团海外版图迅速扩大。但是,全球换标无疑造成了极大的市场营销成本和时间浪费,之前的海外营销、宣传计划和材料都要做相应变更。更好的选择可能是在最初确定海外商标标识时,就做好事先检索,从而避免中途换标给企业带来不必要的成本浪费。

同时,除了英文商标外,如企业有在非英语母语国家发展的计划,也建议申请当地语言商标,这将可能更有利于在该市场的宣传推广。

最后,在正式对外公布商标标识之前,企业应当做好保密安排,避免因商标标识设计提前泄露,给恶意抢注者可乘之机,导致企业后续商标申请和维权陷入被动地位。

2.商标申请类别及范围

(1)商品及服务分类标准

商标作为区别商品和服务的商业标识,其专用权保护都是以一定的商品和服务分类为基础的。特殊情况外,商标专用权仅及于其指定的特定商品和服务。商标申请需指定具体类别和商品、服务项目进行保护,相同或类似的商品和服务上近似商标除特殊情况外不能共存。

国际上较为通用的商品和服务分类标准是尼斯分类,该分类标准的基础是1961年4月8日生效的《关于供商标注册用商品和服务的国际分类的尼斯协定》(下称“尼斯协定”)。

随着互联网乃至物联网的发展,单一的商品或服务类别已经很难覆盖日新月异的商业模式。企业应当基于其商业模式,整体考量其核心产业、上下游产业、可能涉及的跨界行业等方面的相关商品和服务,进行全面商标申请。

举例来说,对于互联网企业来说,相关类别包括计算机软硬件相关商品(尼斯分类第9类)、通信技术、提供互联网聊天室等相关服务(尼斯分类第38类)、技术开发和研究等相关服务(尼斯分类第42类)等。同时,互联网企业可能是以互联网为媒介,提供娱乐、社交、购物等生活服务,因此在相应服务上也需要争取注册。例如,滴滴出行等网约车平台,需要在第39类交通运输服务上申请商标,微博、微信等社交软件应当在第41类娱乐服务、第45类在线社交网络服务等上申请商标。

(2)防御性商标注册

防御性商标注册是为了防止他人在与企业主营产品和服务有一定关联但并非核心的类别上申请注册或使用相同或近似商标。一般而言,商标注册权的保护仅限于指定的类别上相同或类似商品及服务,只有对于驰名商标才会突破指定类别,在具有关联性的其他类别上给予跨类保护。

在预算允许的情况下,进行较为广泛的防御性注册很有必要,但也应当注意,企业一般在防御性注册类别上并不会有实际使用行为,因此如防御性商标在注册满3-5年后仍未有任何使用,该等防御性注册商标可能会被商标主管机关依职权撤销,或因第三人申请而撤销。如果确实出现因未使用而被撤销的情况,企业可以选择重新申请注册,也可以选择放弃次要的防御性类别。

(3)常见行业相关商品及服务

以下列举几个行业的主要商品和服务在尼斯分类下的相关类别,供企业参考。

行业主要相关商品和服务类别示例

对于采取尼斯分类的国家,企业可以参考其在中国的商标申请注册类别,在国外做镜像安排;对于不采取尼斯分类的国家,还需具体咨询当地的代理律师,确定在该国的商品和服务分类体系下,与企业经营相关的具体类别、商品或服务项目。

3.地理性布局

(1)参考行业数据和企业海外商业发展战略,确定重要市场

《2015年度中国对外直接投资统计公报》数据显示,从整体上来说,金融业、采矿业、制造业、批发和零售业以及租赁和商务服务业是中国企业对各大洲直接投资中平均占比最高的行业。在以上行业中的经营企业海外市场分布较为广泛,在预算允许情况下,可以广泛布局。如尚处于起步阶段,则应根据商业计划,步步为营,先在重点市场站稳脚跟,逐步拓展。

同时,中国在2015年对亚洲和美洲的投资增速较快,其中在亚洲和拉丁美洲的投资流量最高,分别占投资流量总比的74.4%和8.6%。同时,中国在2015年对“一带一路”涉及国家的投资存量也有迅速增长。这些商业统计数据反映的地区性投资热点和趋势,可以指导企业的整体商业策略以及商标布局策略制定及实施。

除参考行业统计大数据,企业进行商标地理性布局时,还应考虑各行业和商业模式的不同。举例来说,医疗行业向海外扩展的主要精力可能放在医疗技术相对先进的发达国家,首先在北美和欧洲推进其品牌建设。进行基础设施投资建设的企业,可能更为关注非洲、东南亚以及“一带一路”国家的商标保护和布局。对于互联网企业而言,一般以互联网文化发达的国家和地区为主,且由于互联网产品的特性,其海外市场拓展较快,相对而言地理布局也需要更广泛更超前。

(2)考虑产品生产、组装运输和制作等上下游环节的主要地域

对于制造业企业来说,除终端销售市场外,还建议关注产品出口各个上下游环节在何处发生。举例而言,荷兰拥有欧洲最大的港口,鹿特丹,它是欧洲的海运枢纽。如果企业的产品在荷兰没有相应的商标保护,或被他人抢注,则其在鹿特丹港口中转至最终销售地时,就可能存在商标侵权风险,导致货物被扣押,无法达到最终销售地。

同理,在产品出口涉及的任一个国家没有相应商标布局和保护,都有可能影响产品的最终销售,给企业的产品海外带来不便。因此,为进行完整的商标布局,有必要全面考虑产品出国的各个环节,保证在产品生产、组装、运输、销售等各个所涉国家均有商标保护。

(3)同行业对标分析

最后,在确定整体战略和布局时,企业可以参考在同行业的领先企业在海外如何进行布局。一般而言提供同等产品或服务的企业,海外发展道路会有很多共性。对同行业的企业海外商标布局进行研究,总结相关数据和规律,可以给企业提供有价值的参考。

4.商标使用和有效性维护

在制定商标布局策略时,企业不仅应当考虑申请注册商标的费用,还应考虑商标注册之后的维护费用。各国注册商标的保护期一般以十年为限。注册满十年后,需要商标注册人提交续展申请,否则该商标将因过期未续展而消亡。

此外,部分国家对注册商标有实际使用要求,例如美国、加拿大以及菲律宾。在该等国家申请注册商标后,需要积极保存商标使用证据,同时在规定时间内提交商标使用证明和证据,维护商标注册效力。这些程序也会持续产生商标维护费用,因此对于在美国、加拿大、菲律宾等有商标使用要求的国家申请商标,不建议为防御性注册目的,盲目申请3-5年内不会有实际使用的商标。否则可能持续产生不必要的维护费用,造成企业资源浪费。对于各国的商标制度,下文将详细介绍。

最后,企业商标获准注册后,还可能会遭遇第三方的无效或撤销。企业应当积极参与和应对该等无效或撤销程序。如果企业无视该等程序,不在规定时间内提交答辩材料,很有可能商标主管机构会直接决定支持第三人主张,撤销企业商标。

因此,商标申请提交和注册并非商标策略布局的结束,而只是一个开始。企业最初指定商标策略时,还应当考虑到后期商标有效性维护的成本,在预算有限的情况下,对于3-5年内可能不会有实际使用的地区,可以不必要过早布局。

企业海外商标布局需要制定全面的商标策略,综合考量以上因素。